[특허, 톡!] 직무발명, 회사가 권리 갖는다

구법하에서는 종업원이 직무발명을 완성했더라도 이를 사용자에게 통지하지 않고 이를 제3자에게 양도하는 경우나, 사용자에게 통지는 했지만 사용자의 승계 통지를 받기 전에 제3자에게 양도한 경우와 같이 직무발명의 이중양도 관련한 분쟁이 다수 발생하였다.

실제 작년 KAIST는 헬스리안을 상대로 A교수가 양도한 발명이 직무발명임을 이유로 특허권이전등록청구 소송을 제기했으나 KAIST의 권리 승계를 인정할 만한 근거가 없다고 하여 패소한 바 있다.

이러한 이중양도 사례의 발생으로 회사 또는 대학과 같은 사용자는 승계여부 통지에 대한 관리 어려움 등에 따른 법적 불안정성을 근거로 불만을 제기해 왔다. 이번 개정에 따라 직무발명이 완성되는 즉시 자동으로 사용자에게 승계된 것으로 간주되므로 이 같은 이중양도 문제는 원천적으로 사라지게 된다.

사용자에게 유리한 자동승계제도의 도입과 더불어 종업원에게 유리한 자료제출명령제도와 비밀유지명령제도도 도입된다. 자료제출명령제도는 직무발명 보상금에 관한 소송에서 당사자의 신청에 따라 법원이 보상액의 산정에 필요한 자료 제출을 요구할 수 있는 제도이다. 직무발명 관련 소송에서 회사가 내부 영업비밀임을 이유로 자료 제출을 거부하여 종업원에게 극히 불리했던 증거자료의 편재를 보완하기 위한 제도이다. 다만, 회사의 영업비밀인 경우에는 비밀유지명령을 할 수 있도록 하여 사용자의 입장도 반영하였다.

이번 발명진흥법 개정안은 공포후 6개월인 올해 7월경 시행된다. 사용자에게는 법적 안정성을, 종업원에게는 소송상 증거자료 확보의 이점을 제공한 점에서 합리적인 개정으로 생각된다. 다만, 개정안에 의하더라도 사용자가 직무발명에 대한 출원을 유보한 경우 종업원이 다소 불리한 상황에 놓여질 수 있는 점은 여전하다.

특히, 과거에 대학교수가 발명한 경우 산학협력단에서 발명의 평가 등급이나 예산의 문제로 출원을 유보한 경우 대학교수가 자비로 출원하거나 제3자에게 양도하는 사례가 발생한 적이 있는데 개정안에 따르면 발명의 완성시 자동승계되므로 이러한 가능성 자체가 완전 봉쇄된다.

사용자가 직무발명에 대해 출원을 유보한 경우 사용자는 종업원에게 정당한 보상을 해야 한다는 점은 개정법 전후로 동일하다. 다만, 실무상 출원 유보된 발명에 대하여 종업원에게 정당한 보상이 이루어질 수 있을지는 의문이어서 사용자에 의한 출원 유보의 결정에 종업원이 완전히 구속되는 것이 타당한지는 생각해볼 필요가 있다. 특히, 종업원이 대학 교수인 경우에는 더욱 그러하다.이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사